К вопросу о наказании агента, злоупотребившего доверием принципала и присвоившего себе его репутацию и бренды

Доверие, оказанное вероломному, дает ему возможность вредить.
Луций Анней Сенека (Сенека младший)

Доверительные отношения между участниками гражданского оборота нередко попадают в поле зрения ученых и практиков, и это неслучайно [1, 2, 3]. Наряду с доверием важными составляющими взаимодействия деловых партнеров (контрагентов) являются добросовестность, честность, следование договоренностям, должная осмотрительность и даже заботливость. Но именно доверие в ряде обязательств выступает в качестве основания правоотношения. Как отмечал профессор О.С. Иоффе, доверие составляет необходимый элемент всякой сделки, но есть и такие договоры, существо которых опирается на взаимное доверие их сторон [4, с. 166].

При анализе доверительных (фидуциарных) отношений внимание акцентируется на том, что в них доверие одного участника к другому либо взаимное доверие между ними является мотивом возникновения, существования или прекращения правоотношений [5, с. 96]. Нельзя не согласиться с тем, что добросовестное поведение в интересах доверителя является содержанием любого фидуциарного отношения, а проявление вовне внутренних фидуциарных отношений в негласных доверительных отношениях имеет существенные особенности по сравнению с гласными доверительными отношениями [6, с. 20–25].

Особое значение категория «доверие» получает, когда хозяйственную деятельность осуществляют партнеры, находящиеся на территории разных государств и подпадающие под компетенцию разных юрисдикций. В связи с этим интересным представляется вопрос защиты прав и интересов владельцев товарных знаков, зарегистрированных в странах – участниках Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее – Парижская конвенция), образовавших Союз по охране промышленной собственности (далее – Союз), от недобросовестных действий их агентов либо представителей, поставляющих товары владельца товарного знака на рынок Российской Федерации.

На основании подпункта 5 п. 2 ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предоставление правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции.

Согласно пункту 1 ст. 6.septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент/представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия. Владелец знака имеет право, при наличии предусмотренных выше условий, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

В силу пункта 2 ст. 6.septies Парижской конвенции владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте 1 указанной статьи Конвенции, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

По смыслу пункта 1 ст. 6.septies Парижской конвенции «владельцем знака в одной из стран Союза» возможно также признать группу аффилированных лиц, одно из которых является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) в стране происхождения товара, а второе – производителем товара, индивидуализируемого таким знаком1.

В соответствии с пунктом 3 ст. 6.septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными названной статьей Конвенции.

Как определено пунктом 3 ст. 1513 ГК РФ, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) по основанию, предусмотренному подп. 5 п. 2 ст. 1512 этого Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) в одном из государств – участников Парижской конвенции.

Целью приведенных норм материального права является предотвращение неправомерного использования более раннего товарного знака (знака обслуживания) агентом или представителем владельца этого знака, так как данные лица могут воспользоваться доверием, знаниями и опытом, приобретенными в ходе деловых отношений с владельцем, и таким образом получить неоправданную выгоду от усилий и инвестиций, сделанных владельцем.

Поскольку возражение против регистрации товарного знака (знака обслуживания) на агента может быть подано только лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак (знака обслуживания) в одном из государств – участников Парижской конвенции, то заинтересованное лицо должно подтвердить факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на свое имя спорное обозначение. В данном случае не имеет юридического значения, занимает ли активную позицию правообладатель спорного средства индивидуализации, опровергает он или нет существование таких отношений с принципалом. В любом случае бремя доказывания соответствующих обстоятельств лежит на подателе возражения.

При применении статьи 6.septies Парижской конвенции в практике Суда по интеллектуальным правам сложился подход, заключающийся в расширительном толковании агентских и представительских отношений между правообладателем спорного российского товарного знака (знака обслуживания) и противопоставленных товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных в государстве – участнике Парижской конвенции. Недоказанность названных отношений сама собой исключает вывод о противоречии спорного обозначения нормам подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ и ст. 6.septies Парижской конвенции2.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно отмечал, что формы сотрудничества между правообладателем спорного товарного знака (знака обслуживания) и его зарубежным партнером включают в себя различные договорные отношения по реализации на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением. Это могут быть дистрибьюторский и агентский договоры3, договоры комиссии, поручения и т.п. Отношения между принципалом и агентом или представителем отличаются тем, что агент (поверенный) берет на себя обязанность действовать по поручению, от имени, за счет и в интересах принципала. Кроме того, российское лицо и иностранная компания могут иметь организационные связи, обусловленные, например, корпоративными отношениями.

Желая опровергнуть факт существования договорных обязательств между принципалом и агентом, последний нередко ссылается на незаключенность либо на недействительность соответствующей сделки. Вместе с тем для оценки поведения агента по регистрации на свое имя спорного обозначения важно правильно квалифицировать сложившиеся между российским и зарубежным партнером отношения и доказать фактическое исполнение принятых на себя обязательств либо воздержание от нарушения запретов, установленных в оформленных между ними договорах, соглашениях и иных документах4.

Так, при рассмотрении дела № СИП-180/2022 суд первой инстанции установил, что условиями заключенного между иностранной компанией и правообладателем спорного товарного знака договора дистрибьюции и продаж косметической продукции был предусмотрен запрет для дистрибьютора на регистрацию обозначений, сходных с товарным знаком компании. Поскольку в данном случае дистрибьютор не только нарушил упомянутый запрет, но и направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подложные документы (изготовленное от имени иностранного лица письмо-согласие), суд констатировал наличие в действиях правообладателя спорного средства индивидуализации признаков злоупотребления правом. При таких обстоятельствах суд признал регистрацию спорного товарного знака противоречащей требованиям ст. 10 ГК РФ, а не ст. 6.septies Парижской конвенции5.

Соглашаясь с подходом суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам акцентировал внимание на том, что по смыслу положений ст. 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

При этом в соответствии со ст. 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака (знака обслуживания) как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака (знака обслуживания). В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака (знака обслуживания) исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Исходя из норм пункта 2 ст. 10.bis Парижской конвенции и п. 1 ст. 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Как разъяснено в абзаце третьем п. 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», о недобросовестности может свидетельствовать представление в Роспатент недостоверных документов при подаче заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания).

Важно подчеркнуть, что описанный случай недобросовестности отличается от иных, для которых нужно устанавливать нечестность поведения заявителя по отношению к конкретному потерпевшему6. Напротив, недобросовестность лица, выразившаяся в представлении с заявкой на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) недостоверных (подложных) документов, не требует оценки на предмет нарушения прав какого-либо конкретного хозяйствующего субъекта (субъектов) применительно к ст. 10 ГК РФ, поскольку такая недобросовестность, заключающаяся в обмане уполномоченного органа, является попранием правопорядка как такового7.

Не уходя далеко от состава недобросовестности, содержащегося в ст. 10.bis Парижской конвенции, необходимо сделать акцент на отличии предмета доказывания, охватываемого данной статьей, от предмета доказывания, подпадающего под нормы ст. 6.septies Парижской конвенции и подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение в отношении характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Иными словами, при применении ст. 10.bis Парижской конвенции оценивается честность ведения бизнеса определенным лицом при совершении конкретных действий, и не имеет юридического значения наличие/отсутствие обязательственных и иных отношений между правообладателем спорного товарного знака (знака обслуживания) и лицом, обратившимся за судебной защитой.

Как отмечено выше, содержание ст. 6.septies Парижской конвенции и подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ предполагает обязательное установление и анализ договорных и/или организационных отношений между принципалом и агентом, недобросовестно зарегистрировавшим на себя спорное обозначение8. При этом существенным является наличие таких отношений именно на момент подачи заявки на регистрацию обозначения на территории Российской Федерации.

Согласно выработанному в практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам алгоритму проверки доводов иностранного лица (подателя) о несоответствии предоставления правовой охраны российскому товарному знаку (знаку обслуживания) требованиям ст. 6.septies Парижской конвенции и подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, подлежат установлению следующие обстоятельства в совокупности:

– наличие у подателя возражения исключительных прав на более ранний противопоставленный товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в одном из государств – участников Парижской конвенции;

– наличие агентских или представительских отношений между правообладателем спорного товарного знака (знака обслуживания) и иностранным лицом (подателем возражения) либо аффилированными с ним лицами;

– заявка на регистрацию спорного товарного знака (знака обслуживания) должна была быть подана на имя агента или представителя (аффилированного с ними лица) без согласия правообладателя более раннего противопоставленного товарного знака (знака обслуживания), без оправдательных на то причин;

– заявка должна касаться тождественного или сходного по существу с противопоставленным товарным знаком (знаком обслуживания) обозначения.

Доказанность перечисленных обстоятельств позволяет констатировать неправомерность приобретения исключительного права на спорный товарный знак (знак обслуживания) и признать недействительным предоставление ему правовой охраны.

Желая опровергнуть аргументы подателя возражения по поводу тождества либо сходства спорного и противопоставленного товарных знаков (знаков обслуживания), правообладатель российского средства индивидуализации нередко пытается обосновать, что совпадение каких-либо элементов, входящих в композиции сравниваемых обозначений, является случайным или в них заложено разное смысловое значение. Такие доводы правообладателя не заслуживают внимания, поскольку даже если действительно правообладатель спорного средства индивидуализации подразумевал в нем иную идею, правовое значение имеет лишь то, как данное обозначение воспринимает потребитель. Кроме того, исходя из баланса вероятностей, административный орган и суд должны критически оценить, мог ли правообладатель спорного средства товарного знака (знака обслуживания) не знать о том, какие обозначения и каким образом использует в своей деятельности податель возражения9.

Вместе с тем еще более важным представляется вопрос о том, в каком объеме подлежит прекращению правовая охрана спорного средства индивидуализации – в полном объеме или только в отношении тех товарных и услуговых позиций, которые являются идентичными либо однородными рубрикам противопоставленной регистрации?

С данным вопросом президиум Суда по интеллектуальным правам столкнулся на стадии кассационного обжалования при рассмотрении дела № СИП-1321/202410.

Учитывая, что доводы участвующих в названном деле лиц сводились к необходимости установления пределов оспаривания предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания, президиум Суда по интеллектуальным правам усмотрел необходимость направления в порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, запросов ученым, обладающим теоретическими познаниями по существу разрешаемого спора: докторам юридических наук Войниканис Елене Анатольевне, Ворожевич Арине Сергеевне, Мурзину Дмитрию Витальевичу, Орловой Валентине Владимировне, Шебановой Надежде Александровне и кандидату юридических наук Старженецкому Владиславу Валерьевичу.

Перед учеными были поставлены следующие вопросы применения норм материального права.

1. Необходимо ли для целей применения нормы ст. 6.septies Парижской конвенции устанавливать однородность товаров/услуг, для которых зарегистрированы «старший» товарный знак принципала и «младший» (спорный) товарный знак агента?

Может ли товарный знак агента быть признан «этим знаком» принципала в ситуациях, когда:

– совпадающие товары/услуги в двух знаках отсутствуют;

– совпадающие товары/услуги в двух знаках отсутствуют, но отдельные товары/услуги являются однородными?

2. Если необходимо устанавливать однородность товаров/услуг, для которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, то если товарный знак агента является в определенной части «этим знаком» принципала, в каком объеме следует признать недействительным предоставление правовой охраны «младшему» (спорному) товарному знаку агента – только в отношении однородных товаров/услуг или полностью?

Должен ли подпункт 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ толковаться как не допускающий возможность признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично? Если да, то чем оправдано такое ограничение?

3. Если отсутствует необходимость анализа однородности товаров/услуг, для которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, и в случае установления их тождества либо сходства, в каком объеме следует признать недействительным предоставление правовой охраны «младшему» (спорному) товарному знаку агента?

Нет ли необходимости учитывать какие-либо иные обстоятельства, позволяющие признать товарный знак агента «этим знаком» принципала (по аналогии, например, с подходами, действующими в Европейском союзе), как то:

– способность товарного знака агента восприниматься потребителями как зарегистрированного на основе соглашения с принципалом;

– способность потребителей предположить, что товары или услуги по товарному знаку агента предоставляются самим правообладателем товарного знака принципала;

– способность товарного знака агента порождать препятствия для выхода принципала самостоятельно на рынок Российской Федерации и т.д.

4. В случае признания недействительным предоставления правовой охраны «младшему» (спорному) товарному знаку агента в полном объеме, притом что объем правовой охраны «старшего» товарного знака принципала является более узким, имеются ли основания для вывода о том, что такой подход является юридической санкцией, предусмотренной в отношении агента за его недобросовестное поведение?

Названные ученые представили в президиум Суда по интеллектуальным правам свои ответы, в которых мнения по заданным вопросам разделились.

Д.В. Мурзин, В.В. Старженецкий и Н.А. Шебанова полагали, что нет необходимости устанавливать однородность товаров/услуг для применения ст. 6.septies Парижской конвенции.

А.С. Ворожевич солидарна с коллегами, но при условии доказанной недобросовестности правообладателя спорного средства индивидуализации. Наличие признаков злоупотребления правом при приобретении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является ключевым критерием для признания недействительным предоставления правовой охраны соответствующему обозначению.

С точки зрения А.С. Ворожевич, Д.В. Мурзина, В.В. Старженецкого и Н.А. Шебановой, из буквального толкования нормы подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ недействительность предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) признается в полном объеме.

В свою очередь, Е.А. Войниканис и В.В. Орлова считали оценку однородности товаров/услуг обязательной, опираясь на общую методологию определения вероятности смешения обозначений в гражданском обороте. На основании данного подхода ученые обосновывали допустимость частичного оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания), т.е. только в отношении совпадающих (тождественных) и/или однородных рубрик.

При этом Д.В. Мурзин, А.С. Ворожевич, В.В. Орлова воспринимали возможность прекращения правовой охраны спорного средства индивидуализации в качестве санкции за недобросовестное поведение, по сути, за злоупотребление агентом доверием, оказанным ему принципалом. Более мягкого подхода придерживались Е.А. Войниканис и В.В. Старженецкий, указывающие на то, что это только мера защиты. В то же время Е.А. Войниканис, А.С. Ворожевич, В.В. Орлова и В.В. Старженецкий позволяли нарушителю оправдаться за свои действия. Н.А. Шебанова не исключала квалификацию рассматриваемой меры защиты в качестве юридической санкции, но отмечала, что это вопрос для аналитического исследования.

Изучив аргументы участвующих в деле лиц и мнения ученых по поставленным вопросам, президиум Суда по интеллектуальным правам счел, что вывода о несоответствии регистрации спорного знака обслуживания нормам ст. 6.septies Парижской конвенции и подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ достаточно для удовлетворения возражения иностранного лица и признания недействительным предоставления правовой охраны спорному средству индивидуализации полностью, т.е. в отношении идентичных и однородных товарных и услуговых позиций, а также для рубрик, не являющихся таковыми.

Важно подчеркнуть, что с этим подходом согласилась и высшая судебная инстанция, отказав в передаче кассационной жалобы на соответствующее постановление президиума Суда по интеллектуальным правам в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Изложенное означает, что для целей применения положений ст. 6.septies Парижской конвенции и подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ нет необходимости исследовать однородность спорных и противопоставленных рубрик11.

Для применения ст. 6.septies Парижской конвенции достаточно установления того, что знак посягает на фидуциарные отношения агента и принципала (с учетом их аффилированных лиц) и, как указано выше, дает возможность воспользоваться доверием, знаниями и опытом, приобретенными в ходе деловых отношений с владельцем, и таким образом получить неоправданную выгоду от его усилий и инвестиций, сделанных владельцем, или возможность породить у потребителей ассоциативную связь с принципалом или получить иные преимущества, вопреки тому доверию, которое оказал принципал.

Представляется, что именно такой подход будет стимулировать российское лицо ценить оказанное принципалом доверие, добросовестно исполнять принятые на себя обязательства и не допускать по отношению к своему контрагенту неправомерных действий.

На основании пункта 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу п. 4 той же статьи Кодекса никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Следовательно, не могут поощряться условия, при которых нарушение закона будет экономически выгоднее, чем его соблюдение.