Журнал Суда по интеллектуальным правам
Журнал Суда по интеллектуальным правам

Развитие практики Европейского суда по вопросу продления патентов (SPC) на комбинированные лекарственные препараты и ее влияние на российское законодательство

Малахов Б.А.
партнер Lidings, адвокат, патентный поверенный
Смирнов Д.А.
юрист Lidings, аспирант МГЮА
20 августа 2025

19 декабря 2024 г. Европейским судом было вынесено решение по объединенным делам, касающееся продления патентов1 на комбинированные лекарственные препараты (№ C-119/22, Тева v. МСД, № C-149/22, МСД v. Клонмел). Решение имеет важное значение для европейской практики, но также может иллюстрировать тот активный подход к анализу продлений патентов и дополнительных патентов, которого не хватает в настоящее время отечественной практике на уровне Роспатента и Суда по интеллектуальным правам.

***

В основе дела лежали запросы судов Финляндии и Ирландии по вопросу продления патентов компании МСД на комбинированные лекарственные препараты: МНН ситаглиптин+метформин (№ C-119/22), МНН эзетимиб+симвастатин (№ C-149/22). В обоих случаях патенты относились к одному действующему веществу (ситаглиптин и эзетимиб, соответственно), но включали зависимые пункты формулы изобретения, предусматривающие комбинацию с другим действующим веществом (метформин и симвастатин соответственно). При этом компания ранее уже получала продление патентов действующие вещества (ситаглиптин и эзетимиб) в виде монопрепаратов.

В связи с этим возникает вопрос о возможности продления патентов на комбинацию действующих веществ (A + B) в ситуации, когда патент на монопрепарат (A или B) уже был продлен.

Европейскому суду предстояло истолковать положения ст. 3(c) Регламента Европейского союза № 469/2009 Европейского парламента и Совета от 6 мая 2009 г., требующей, чтобы химическое соединение, на которое запрашивается продление, ранее не было предметом продления; а также положения ст. 3(a) упомянутого Регламента, требующей, чтобы химическое соединение было предметом основного патента

При этом ранее Европейский суд исходил из узкого толкования термина «продукт» (№ C-443/17, Абраксис Биосайнс v. Генеральный контроллер по патентам, № C-673/18, Сантэн v. Национальный институт промышленной собственности Франции), согласно которому по общему правилу допускается продление «базового» патента на действующее вещество, тогда как незначительные изменения в отношении ранее известного действующего вещества (новая дозировка, использование соли или эфира или иной лекарственной формы, новое терапевтическое применение) не имеют правового значения. Ограничительный подход Европейского суда в этих делах был ранее освещен в серии публикаций в Журнале Суда по интеллектуальным правам (№ C-443/17, Абраксис Биосайнс v. Генеральный контроллер по патентам 2; Сантэн v. Национальный институт промышленной собственности Франции 3).

В результате анализа сложившейся практики и конкретных обстоятельств дела Европейский суд решил, что допускается продление патента на комбинацию действующих веществ (A + B), даже если ранее патент на одно из действующих веществ (A или B) был продлен.

Таким образом, Европейский суд, с одной стороны, скорректировал предыдущий жесткий подход (№ C-443/12, Актавис v. Санофи; № C-577/13, Актавис v. Берингер Ингельхайм), согласно которому комбинированный продукт должен представлять собой «совершенно отличающееся изобретение» по сравнению с моно-препаратом. С другой стороны, продление было признано допустимым при условии, что комбинация активных веществ (A + B) имеет такой совместный эффект, который выходит за рамки простого сложения эффектов каждого из активных веществ (синергетический эффект).

Ожидается, что дальнейшие разъяснения в отношении продления патентов на комбинированные продукты будут осуществлены Европейским судом в рамках дела № C-456/24 (Галозим Терапетикс v. Управление промышленной собственности Чешской республики).

Необходимо отметить, что практика Европейского суда имеет если не прямое, то косвенное значение при рассмотрении споров о продлении патентов в Российской Федерации.

Так, в отдельных случаях Суд по интеллектуальным правам изучает доктринальные подходы и практику Европейского патентного ведомства и судов в тех случаях, когда применимые российские нормы основаны на международно-правовом регулировании4.

Кроме того, активная практика на уровне Европейского суда показывает, насколько пристальное внимание уделяется поиску балансу интересов оригинальных и дженериковых производителей, регуляторов и пациентов на национальном и региональном уровнях. За последние десять лет было рассмотрено более дюжины прецедентных дел по различным точечным аспектам продления патентов5. Между тем, несмотря на такие же и даже более комплексные вопросы, которые возникают в спорах о продлении патентов в Российской Федерации им уделяется недостаточное внимание.

Отдельные прорывные позиции Суда по интеллектуальным правам, в частности, по процедурным вопросам оспаривания продления6, не компенсируют все то многообразие проблем (продление группы патентов на одно и то же действующее вещество, возможность продления per se таких вторичных патентов как патенты на кристаллические формы, соотношение российских и евразийских продлений и проч.), решение которых отчасти найдено в иностранных правопорядках.

Стоит признать, что в некоторых делах Роспатент и Суд по интеллектуальным правам идут по пути чрезвычайно широкого толкования норм о продлении патентов, допуская продление буквально любого патента (и даже серии патентов), относящегося к лекарственному средству7.

Тем не менее, баланс интересов всех заинтересованных участников, включая регуляторов и пациентское сообщество, предполагает более тщательное формирование критериев продления и лишение этой привилегии тех патентов, которые не поддерживают цель экстенсивного развития инноваций, а направлены на искусственное ограничение конкуренции на фармацевтическом рынке за счет дополнительной патентной монополии.

Сноски

1 Здесь и далее для удобства восприятия термин «продление патентов» означает как продление срока действия действующего патента на изобретение, так и выдачу дополнительного патента на изобретение.

2 Малахов Б.А., Куминова А.А. Европейский суд вынес прецедентное решение по вопросу продления фармацевтических патентов, которое может иметь последствия и в России // «Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 24, июнь 2019 г. С. 61-62.

3 Малахов Б.А., Куминова А.А. Европейский суд продолжает ограничивать продление фармацевтических патентов // «Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 29, сентябрь 2020 г. С. 111-112.

4 Корнеев В.А. Практика Европейского Суда по вопросу о продлении срока действия патентов на изобретения // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 4 (30), декабрь 2020 г. С. 4–5.

5 В частности, дело № С-650/17 (Роялти Фарма против Ведомства по патентам и товарным знакам Германии); дело № С-121/17 (Тева, Аккорд Хелскеер, Люпин, Люпин ЕС и Дженерикс против Гилеад); дело № C-492/16 (Инсайт Корпорейшен против Национального ведомства по интеллектуальной собственности Венгрии) и др.

6 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2021 г. по делу № СИП-461/2020 // СПС ГАРАНТ.

7 Постановление президиума СИП от 31 августа 2015 г. по делу № СИП-17/2015, Постановление президиума СИП от 1 июня 2023 г. по делу № СИП-25/2022