О.Г. Мадаминов,
Студент 1 курса магистратуры «право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху»
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4 (34), декабрь 2021 г., с. 134-140

Об актуальности вопроса исчерпания права написано немало работ, а в условиях современного экономического оборота данный институт и вовсе сложно переоценить. Он может рассматриваться через призму разных объектов, чему будет отведено внимание в данной работе, однако основной акцент делается на его анализе в отношении товарных знаков.

По своей сути исчерпанием признается утрата возможности правообладателя контролировать судьбу правомерно введенного в оборот товара, маркированного его товарным знаком. Целью данного института является ограничение юридической монополии правообладателя в интересах широкого круга лиц1. В свете известного постановления Конституционного Суда2 (далее – постановление № 8-П) эту тему чаще всего связывают с параллельным импортом. Вместе с тем данная работа фокусируется на аспекте исчерпания права в отношении правомерно введенного в оборот товара, претерпевшего разного рода изменения.

Вторичные рынки электронной техники или автомобилей уже давно стали чем-то привычным для потребителей. Реселлеры, сервисные центры или неофициальные дилеры (далее – Посредники) по значительно более приемлемым ценам могут оказывать необходимые услуги и ремонтировать изношенные детали технически сложных товаров (далее – Устройств). Возможность самостоятельного ремонта Устройств по очевидным причинам побуждает правообладателей предпринимать разного рода меры с целью направить потребителей в официальный магазин за покупкой нового устройства или в свои сервисные центры за ремонтом старого. Тем не менее, как любой коммерсант имеет естественное желание заработать, так и любой покупатель имеет естественное желание сэкономить. Но что делать, если правообладатель, преследуя коммерческий интерес, будет разными инструментами препятствовать взаимодействию потребителя со вторичным рынком? Ответ лежит на стыке вопросов исчерпания права, законодательства о защите конкуренции и экономического аспекта сохранения ресурсов.

Для более полного понимания проблемы следует обратиться к зарубежному опыту решения рассматриваемой проблемы. Производители, защищая свой интерес, пытаются влиять как на конечного потребителя, так и на Посредников. Но возможность влияния техническими способами3 на потребителей стала существенно ограничена благодаря концепции «право на ремонт»4 и принятию некоторыми странами развивающих эту концепцию актов5. Однако влияние на Посредников через институты права интеллектуальной собственности все еще остается возможным.

История знает примеры, когда для своих целей правообладатели использовали институт авторского права6, через него пытались препятствовать распространению инструкций по ремонту Устройств. На сегодняшний день данный подход более не является целесообразным благодаря указанной выше концепции, которая обязывает производителей обеспечивать условия для ремонта техники в течение десяти лет с начала продажи, что предполагает, в том числе, публикацию инструкций для ремонта Устройств.

Есть ряд дел, при рассмотрении которых правообладатели пытались защищаться через институт патентного права. Так, Верховный суд Японии в одном из таких дел7 пришел к выводу, что восстановление картриджей для принтеров, которые утратили свою запатентованную функцию, ведет к недопустимой реконструкции (воспроизведению) запатентованного изобретения, следовательно, несмотря на то что емкости были правомерно введены в оборот, их ремонт вел к возникновению новых вещей, права в отношении которых еще не были исчерпаны. Суды США также рассматривают реконструкцию как нарушение патентных прав, так как третье лицо не имеет право изготавливать запатентованные объекты8.

В то же время в США имело место дело (Impression Products, Inc. v. Lexmark International), в рамках которого правообладатель предлагал потребителям 20% скидку на картриджи для принтеров под условием их одноразового использования и со специально встроенной программой, препятствующей повторной заправке. Однако данное техническое препятствие было преодолено ответчиком, после этого он заправлял и перепродавал эти картриджи. Суд пришел к выводу, что первая продажа продукта исчерпывает все права патентообладателя на этот товар, независимо от любых договорных условий, которые патентообладатель может навязать покупателю.9 Примечательно, что подобной практике в США уже более 100 лет10.

Данный вопрос относительно недавно был предметом рассмотрения Верховного суда Китая. Ответчик использовал процессоры бывших в употреблении iPhone и поддельные компоненты для сборки новых телефонов с целью их последующей продажи. Определив, что отремонтированные телефоны значительно отличаются по качеству от оригинальной продукции Apple, суд постановил, что подобный ремонт введет потребителей в заблуждение, следовательно доктрина исчерпания права не должна применяться, когда Посредник продает маркированный продукт, существенно отличающийся от того, который правообладатель вывел на рынок11.

Фрагментарный обзор зарубежной практики был сделан с целью отметить, что в большинстве подобных дел суды так или иначе сталкиваются с необходимостью разграничения понятий ремонта и реконструкции устройства. Это играет решающую роль при определении наличия или отсутствия исчерпания независимо от того, фигурируют в деле объекты патентных прав или товарные знаки.

В отличие от обычного ремонта, в реконструированных механизмах замене подлежат все детали, которые подвергались износу в процессе эксплуатации. Устройство, по сути, заново воспроизводится, в то время как отремонтированному изделию только возвращается работоспособное состояние. Реконструкция рассматривается как создание второго продукта путем продления срока его службы за пределами разумного использования12. Но недостаточно отличать реконструкцию от ремонта, необходимо также учитывать и то, что степень ремонта может существенно разниться.

Отсюда следует, что исследуемая проблема часто встречается в практике зарубежных судов. Важно и то, что действия Посредников следует дифференцировать в зависимости от степени вмешательства в Устройство.

Для российской практики подобные судебные дела – редкость. Тем не менее такая ситуация стала предметом рассмотрения Конституционного суда13. В своем определении он ограничился указанием на то, что право не исчерпывается.

В рамках данного дела заявитель вел деятельность по ремонту (восстановлению) автомобильных запчастей, которые в дальнейшем реализовывал. Спорные изделия демонтировались сотрудниками заявителя с поступающих к ним автомобилей14, далее ремонтировались, в том числе путем разбора и замены составных частей; упаковывались с нанесением на товары обозначения заявителя и пускались в оборот. При этом на упаковке товара размещались наклейки, содержащие в том числе товарные знаки, принадлежащие иностранным лицам (Skoda, Audi, Volkswagen etc.). Аргументация СИП15 и ВС16 строилась следующим образом: «…Судами не установлено, что общество реализовывало товар, определяемый теми же индивидуальными или родовыми признаками, что и товар, который раннее был введен в гражданский оборот правообладателями спорных товарных знаков либо с их согласия, а напротив, признано, что спорная „отремонтированная“ продукция общества не обладает свойственными оригинальному товару признаками <…> производство может быть осуществлено также путем ремонта и восстановления изделий, в результате чего возникает новый продукт, отличный от оригинального».

Иначе говоря, аргументация судов строилась на том, что в результате ремонта (восстановления) той или иной части автомобиля всегда появляется новая вещь, характеристики которой всегда отличаются от оригинальной продукции правообладателя, следовательно, если эта вещь маркирована товарным знаком правообладателя, то ее продажа невозможна без его согласия, так как право на нее еще не исчерпалось (она еще не была правомерно введена в оборот). Более того, эти действия следует квалифицировать как производство продукции с незаконным использованием чужого товарного знака.

Подход судов в данном случае кажется неоправданным, так как он не соответствуют общему вектору развития института исчерпания, заданного постановлением № 8-П, которое в значительной степени учитывает интересы третьих лиц и во многом сводит на нет действующие правила об исчерпании права на товарный знак17.

В рамках решения подобных споров целесообразно учитывать следующее. Во-первых, формально, для констатации смешения нужно наличие двух признаков: сходство деятельности и тождество обозначений. В рассматриваемых случаях оба признака всегда наличествуют. Если исходить из основной функции товарного знака – гарантия происхождения товара от конкретного правообладателя, который несет ответственность за качество данного товара, то любое несанкционированное внесение изменений в продукт будет на первый взгляд казаться посягательством на репутацию правообладателя. Возможно, именно такой подход был использован судами в указанном выше деле. Однако анализируя фактическое отсутствие или наличие деформации индивидуализирующей функции товарного знака, можно констатировать, что в действительности любой потребитель знаком со вторичным рынком, говорить о его введении в заблуждение нельзя, его разумные ожидания соответствуют действительности: он не ждет, что б/у отремонтированный товар будет соответствовать новому, оригинальному экземпляру. Следовательно, нельзя говорить о причинение вреда деловой репутации правообладателя. К такому же выводу приходит Европейский Суд справедливости в деле Portkabin v. Primakabin18. Судьи посчитали, что использование чужого товарного знака в рекламе подержанного товара само по себе не наносит ущерб репутации правообладателя; нет оснований полагать, что одно лишь использование посредником товарного знака производителя однозначно свидетельствует о наличии экономической взаимосвязи между данными субъектами19.

Функция товарного знака в данном случае может быть нарушена только в случае таких изменений, при которых изделие теряет свои родовые черты, то есть становится устройством другой категории. В зарубежной практике в качестве примера приводят преобразование деревянных подносов в скамейку или стул без удаления с подносов чужого товарного знака. Другим примером может быть абажур из деформированных металлических банок, содержащих товарный знак производителя напитков20. Очевидно, что говорить об исчерпании в таких случаях было бы неприемлемо, так как в результате таких действий возникает совершенно новый объект.

Во-вторых, стоит еще раз отметить значимость степени вмешательства и направленности такого вмешательства при ремонте устройств. В случае, если речь идет о таком вмешательстве, при котором устройству обеспечивается исключительно работоспособность, например: ремонт двигателя, сцеплений, восстановление часового механизма, замена батареи ноутбука; то в таких случаях сущность вещи не меняется, как и ее существенные признаки. Обратное уместно только в случае изменения существенных свойств устройства в контексте п. 2 ст. 133 ГК.

На этом этапе можно возразить: данные категории являются оценочными. Однако право регулярно имеет дело с оценочными категориями, а право интеллектуальной собственности оставляет немало вопросов на усмотрение экспертов, данный вопрос можно решать так же. Либо можно исходить из презумпции, что любое изменение товара охватывается исчерпанием до тех пор, пока данный товар не преобразуется в другую категорию товаров.

В ситуации, когда в результате изменений функционал устройства существенно ухудшается, на мой взгляд, все еще нельзя говорить об отсутствии исчерпания права. Вышеуказанные доводы в полной мере применимы и в этих случаях. Если потребитель считает свои права нарушенными, то он может привлечь продавца к ответственности через законодательство о защите прав потребителей. Этот подход применим и в той ситуации, когда функционал устройства дополнился, оно стало объективно лучше.

Все указанные доводы базируются в первую очередь на защите интересов потребителей, однако такой подход также будет способствовать поддержанию конкуренции. Ведь обозначенная в данной работе проблема напрямую затрагивает и антимонопольное регулирование.

Как правило, усиление монополии правообладателя оправдывается тем, что в условиях цифровой экономики и высоких темпов технологического развития «единственная возможность достигать успехов в производстве – это обладание монопольной властью, так как иначе невозможно компенсировать высокие начальные издержки»21. Однако это справедливо только в отношении временной монополии, к которой исключительное право на товарный знак фактически не относится.

С одной стороны, действительно, наблюдается регулярное внедрение инноваций, с другой же стороны, это ведет к сокращению жизненного цикла продукции. В итоге мы приходим к потенциально бессрочной монополии правообладателя в условиях постоянного сокращения жизненного цикла продукции. В таких условиях ограничение на ремонт и перепродажу продукции приведет не только к доминирующему положению, но и легальной возможности злоупотреблять данным положением.

Более того, найти обоснование допустимости подобного изъятия из монополии правообладателя можно и через анализ существующих норм. Пункт 5 ст. 1229 ГК РФ, устанавливая возможность ограничения прав правообладателей, определяет разные критерии допустимости такого ограничения. Так, если для ограничения прав на изобретения и промышленные образцы требуется наличие двух условий - отсутствие необоснованного противоречия обычному использованию и учет интересов правообладателей, то формула для ограничения прав на товарные знаки выглядит иначе: «такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц». Таким образом, законодатель не связывает ограничение монополии правообладателя на товарный знак с обоснованностью или необоснованностью такого ограничения, достаточно лишь учесть интересы правообладателя, что вполне может выражаться в обеспечении недопущения репутационных потерь22. Такой подход кажется вполне оправданным, ведь товарным знакам не свойствен элемент творчества, их создание требует меньшего труда.

Подкрепить данные доводы можно исходя из соображений экономического аспекта сохранения ресурсов. С этой точки зрения и с учетом концепции устойчивого развития23 нет никаких причин для запрета дальнейшего обращения на рынке товаров, которые все еще способны удовлетворять интересы потребителей, конечно, с условием учета интересов правообладателя товарного знака24. Поощрение ремонта устройств вместо их утилизации соответствует общественным интересам в сфере заботы об экологии и разумного обращения с ресурсами в условиях их ограниченного количества. Очевидно, что наличие высоких рисков столкнуться с санкциями лишь за продажу устройства под его оригинальным товарным знаком или за факт его удаления с такого устройства для последующей продажи приведет к сведению подобной деятельности на нет.

Отдельно стоит затронуть вопрос удаления товарного знака с устройства. В случае допустимого ремонта это неприемлемо, так как потребитель теряет возможность узнать источник товара, следовательно такое удаление будет нарушением интеллектуальных прав правообладателя. Однако удаление приемлемо и даже необходимо в случае создания новой вещи. Если суды констатируют отсутствие исчерпания в отношении ремонта, который ведет к созданию новой вещи, то удаление чужого товарного знака с такой вещи становится обязательным условием ее легального введения в оборот. Но вероятны ситуации, когда удаление невозможно: вещь сама представляет собой товарный знак, он находится в ее сплаве или в программном обеспечении. В таких ситуациях можно требовать от Посредников прилагать к устройству дополнительную сопроводительную информацию о продукте, которая бы ликвидировала все сомнения потребителей относительно происхождения данной продукции, ставила бы его в известность о непричастности правообладателя товарного знака к «новому» устройству и давала бы информацию о лице, преобразовавшем исходное устройство.

Затронутая в этой работе проблема в большей степени должна решаться с учетом специфики объекта, она не может быть решена через формальное прочтение норм. Усложнение оборота и необходимость учета интересов различных групп лиц и особенностей нескольких социальных и правовых институтов так или иначе приведут к усложнению правового регулирования, возложению на участников оборота дополнительных ограничений и обязанностей, которые в данном случае представляются оправданными.