"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 22, декабрь 2018 г., с. 14-25

На обсуждение в рамках заочного заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам представлен проект информационной справки по результатам обобщения судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Проект справки).

Рабочей группе Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам было предложено представить экспертные мнения с научным обоснованием по позициям, изложенным в Проекте справки. Письменные заключения направили следующие члены Научно-консультативного совета:

Байдак Алексей Александрович – заместитель генерального директора – начальник центра экспертизы промышленной собственности Национального центра интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;

Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково;

Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;

Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, патентный поверенный, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков Юридической компании «Пепеляев групп»;

Радченко Наталия Александровна – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, советник Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса ВШЭ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Ранее пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» было предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Следует отметить, что с начала работы Суда по интеллектуальным правам (2013 год) до настоящего времени споры, связанные с защитой прав на селекционные достижения применительно к пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, не рассматривались, в связи с чем в настоящей справке были проанализированы дела, связанные с противопоставлением товарного знака с фирменным наименованием и коммерческим обозначением.

Раздел 1
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака либо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения.

Ю.Т. Гульбин предлагает круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, дополнить следующим: обладают ли отдельные элементы фирменного наименования индивидуализирующим качеством. При этом он отмечает, что нормы об индивидуализирующем качестве отдельных элементов фирменного наименования нет в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ, есть лишь запрет тождества или сходства до степени смешения отдельным элементам фирменного наименования.

Н.А. Радченко полагает, что слова «или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения» являются лишними, так как согласно статье 1499 ГК РФ экспертиза заявленного обозначения не проводится по пункту 8 статьи 1483 Кодекса‚ и только при оспаривании регистрации товарного знака может быть применена эта норма как основание для признания предоставления правовой охраны недействительным. Даже с учетом возможного обращения третьих лиц, установленного статьей 1493 ГК РФ и дополнением статьи 1499 Кодекса положением об учете этих доводов при проведении экспертизы заявленного обозначения, применение на стадии экспертизы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ полагаем выходящим за объем экспертизы, установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 1499 Кодекса.

По пункту 3 преамбулы Проекта справки Н.А. Радченко предлагает редакционное уточнение: «однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и товаров и услуг‚ относящихся к сфере деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием».

По пункту 4 Н.А. Радченко отмечает, что ни из пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, ни из статьи 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883; далее – Парижская конвенция) не следует необходимость установления данного обстоятельства – использования фирменного наименования.

В.В. Орловой представляется неясным, с какой целью в преамбуле Проекта справки дана ссылка на норму ранее действовавшего закона. В тексте Проекта справки каких-либо дел, описывающих разные подходы в разные периоды времени к регулированию отношений противопоставления фирменных наименований товарным знакам, нет.

В пункте 4 преамбулы Проекта справки предлагается отнести к обстоятельствам, подлежащим установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака либо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, «использование фирменного наименования до даты приоритета спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения». Необходимость установления этого обстоятельства не следует из нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ. В связи с этим В.В. Орлова предлагает дополнительно дать отсылку к пункту 1 статьи 1499 и пункту 2 статьи 1512 ГК РФ.

 

1.1. Сходство заявленного на регистрацию обозначения до степени смешения с наименованием некоммерческих организаций не является основанием для отказа в регистрации указанного обозначения на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2015 по делу № СИП-747/2014 (аналогичный вывод содержится также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2014 по делу № СИП-310/2014, определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.03.2015 № 300-ЭС15-1187 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Н.А. Радченко отмечает, что тезис 1.1 касается наименования некоммерческой организации и, учитывая, что Раздел 1 Проекта справки посвящен фирменным наименованиям, полагает целесообразным перенести тезис 1.1 в конец этого Раздела.

В.В. Орлова также отмечает, что Раздел 1 посвящен фирменному наименованию, но в самом тезисе 1.1 речь идет о наименовании некоммерческой организации. Само освещение этого вопроса представляется полезным, но поместить эту информацию целесообразно в заключительной части раздела 1.

А.П. Сергеев полагает, что приведенный в тезисе 1.1 Проекта справки пример является наглядным подтверждением ошибки, допущенной составителями части четвертой ГК РФ, которая состоит в закреплении исчерпывающего перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В результате этого возникло противоречие между статьей 1225 ГК РФ и положениями ряда других законов, в которых предусматриваются исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, не предусмотренные частью четвертой ГК РФ.

Ю.Т. Гульбин, поддерживая положения тезиса 1.1, отмечает, что подобный разброс в законодательстве нецелесообразен, следует распространить действие указанных норм ГК РФ и на некоммерческие организации, чтобы предотвратить существование автономного исключительного права.

Д.В. Мурзин отмечает, что тезис 1.1 уже не является однозначным после выработки позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 11.07.2017 № 53-КГ17-12.

Поскольку Суд по интеллектуальным правам не может оценивать позицию Верховного Суда Российской Федерации, необходимо или отказаться от тезиса 1.1, или расширить цитирование указанного определения, сделав акцент на том, что Верховный Суд Российской Федерации выработал свою позицию со ссылкой на статью 10 ГК РФ. В этом случае позиция Верховного Суда Российской Федерации представляется естественной: положения статьи 10 ГК РФ как раз и существуют для того, чтобы отказывать в применении формально правильных положений законодательства.

Только недобросовестность заявителя формирует исключение из общего правила о том, что наименование некоммерческой организации не учитывается при предоставлении охраны фирменному наименованию.

 

1.2. Фирменное наименование юридического лица, зарегистрированного в другом государстве – участнике Парижской конвенции может быть противопоставлено заявленному на регистрацию обозначению на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку подлежит правовой охране на территории Российской Федерации наряду с фирменными наименованиями юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2015 по делу № СИП-674/2014.

Ю.Т. Гульбин выражает согласие с положением тезиса 1.2, поскольку участники Парижской конвенции в силу статьи 8 этого документа пользуются защитой на территории всех государств-участников.

Н.А. Радченко представляется некорректной формулировка тезиса 1.2 в связи с упоминанием «заявленного на регистрацию обозначения», поскольку, как уже отмечалось, экспертиза не проводится по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ. Данная норма применяется только при рассмотрении спора в рамках поданного возражения, в связи с чем именно об этом необходимо указать в тезисе 1.2.

В.В. Орлова также считает формулировку позиции в тезисе 1.2 не вполне корректной, поскольку речь идет только о «заявленном обозначении», в то время как такой подход применим и при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, о чем следует указать.

 

1.3. На стадии правовой экспертизы заявленного на регистрацию обозначения (то есть после публикации сведений о заявке, но до принятия Роспатентом решения о государственной регистрации) любое лицо может направить в этот орган обращение в письменной форме, содержащее сведения о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям, в том числе пункту 8 статьи 1483 ГК РФ

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016.

Ю.Т. Гульбин поддерживает положение тезиса 1.3 и указывает на то, что пункт 1 статьи 1493 ГК РФ более широк в своем регулировании: любое лицо не только вправе представить доводы о несоответствии заявленного обозначения нормам ГК РФ, но и знакомиться с документами заявки. На практике это условие необходимо широкому, фактически не ограниченному кругу лиц.

По мнению Н.А. Радченко, во-первых, из тезиса необходимо исключить слово «правовой», не используемое в качестве характеристики экспертизы заявленных на регистрацию обозначений.

Даже при уточнении редакции тезиса Н.А. Радченко полагает целесообразным исключить его, поскольку он содержит очевидные выводы, прямо вытекающие из нормы закона, при отсутствии в судебной практике другого подобного дела, возникшего в силу неправильного прочтения и понимания заявителем применяемой нормы.

В.В. Орлова также считает необходимым скорректировать формулировку тезиса 1.3 в части исключения из нее термина «правовая» применительно к экспертизе в связи с его неиспользованием законодателем. Указания на требования, в свою очередь, следует свести только к требованиям по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку речь в Проекте справки идет именно о данном пункте названной статьи Кодекса.

 

1.4. В целях прекращения правовой охраны товарного знака по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака входит в предмет доказывания

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014.

Аналогичный вывод также содержится в решениях Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2014 по делу № СИП-274/2014, от 14.08.2014 по делу № СИП-283/2014, от 27.02.2015 по делу № СИП-713/2014, от 10.11.2015 по делу № СИП-449/2015, от 02.12.2015 по делу № СИП-487/2015, от 26.04.2016 по делу № СИП-40/2016, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014.

Ю.Т. Гульбин поддерживает положение тезиса 1.4, поскольку пункт 8 статьи 1483 ГК РФ исходит из запрета регистрации обозначений в отношении однородных товаров. В силу этого использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака входит в предмет доказывания.

Н.А. Радченко считает, что в тезисе 1.4 вместо слов «прекращение правовой охраны товарного знака» следует использовать «признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным». Аналогичное замечание относится и к тезисам 2.2 и 2.3 Проекта справки.

Вывод об обязательном использовании фирменного наименования (фактическом осуществлении деятельности) до даты приоритета товарного знака требует научного обоснования для дальнейшего осознанного применения такой позиции в судебной практике.

В.В. Орлова считает, что использование в формулировке тезиса 1.4 оборота «прекращение правовой охраны товарного знака по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ» не соответствует терминологии, используемой законодателем применительно к рассматриваемому вопросу (см. статьи 1512, 1513 и 1514 ГК РФ). Речь должна идти о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, последствия которого могут быть следующими – (1) отмена решения Роспатента, (2) прекращение исключительного права. Основания для прекращения правовой охраны товарного знака установлены в статье 1514 ГК РФ.

 

1.5. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ номинальное использование фирменного наименования не учитывается

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2015 по делу № СИП-833/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2015 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения, определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.09.2015 № 300-ЭС15-11257 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

ВАРИАНТ

В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ объем использования фирменного наименования не имеет значения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2016 по делу № СИП-562/2015, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Е.А. Войниканис отмечает, что в целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ номинальное использование фирменного наименования не учитывается.

При этом вывод о том, что в целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ объем использования фирменного наименования не имеет значения, является неоднозначным.

Дело в том, что недопустимость тождественности или сходства до степени смешения между различными средствами индивидуализации имеет значение не сама по себе, а из-за риска введения в заблуждение потребителей (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ). Но для того чтобы ввести потребителя в заблуждение, фирменное наименование должно использоваться неоднократно.

Таким образом, для включения в Проект справки вывода о том, что объем использования фирменного наименования не имеет значения, требуется привести дополнительные примеры из практики.

По мнению Ю.Т. Гульбина, номинальный характер использования фирменного наименования не является юридическим фактом, в данном случае должна быть применена норма пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Н.А. Радченко поддерживает второй подход. Вместе с тем при установлении заинтересованности в оспаривании товарного знака (или злоупотребления правом) могут быть исследованы представленные правообладателем объемы использования своего фирменного наименования применительно к тем или иным товарам.

Д.В. Мурзин предлагает дополнить формулировку тезиса оборотом «при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак», также предлагает отклонить предлагаемый вариант тезиса 1.5.

В.В. Орлова считает, что в формулировке тезиса 1.5 ссылка на применение пункта 8 статьи 1483 ГК РФ должна идти в совокупности со статьей 1512 ГК РФ, поскольку на стадии экспертизы указанные обстоятельства проверяться не могут и не должны, за исключением случаев обращений третьих лиц.

А.П. Сергеев считает, что поскольку из смысла закона следует, что обладатель исключительного права на фирменное наименование должен фактически заниматься соответствующей деятельностью (или временно не заниматься ею по уважительной причине), то второй предложенный вариант не является релевантным.

 

1.6. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо устанавливать использование фирменного наименования не только на дату приоритета товарного знака, но и на момент подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу № СИП-707/2014, в кассационном порядке указанное решение не обжаловалось.

По мнению А.П. Сергеева, представленный тезис является спорным, поскольку, несмотря на неиспользование фирменного наименования, исключительное право на него должно охраняться.

Н.А. Радченко полагает целесообразным изменить формулировку тезиса следующим образом: «В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ при установлении заинтересованности лица, подавшего возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, может исследоваться фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения».

1.7. Наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не является основанием для сохранения правовой охраны спорного товарного знака

Индивидуальный предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «АРОМАРКЕТ.РУ/AROMARKET.RU» по свидетельству Российской Федерации № 523603.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 523603 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку права на фирменное наименование у общества с ограниченной ответственностью «Аромаркет» возникли ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Предприниматель, оспаривая названное решение Роспатента, в том числе указал на принадлежность ему исключительного права на коммерческое обозначение.

Суд по интеллектуальным правам, отклоняя этот довод, отметил, что наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на коммерческое обозначение, содержащее обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака независимо от того, когда у этого лица возникли права на указанное самостоятельное средство индивидуализации.

Обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя товарного знака прав на коммерческое обозначение, то есть самостоятельное средство индивидуализации, при рассмотрении Роспатентом возражения не подлежали установлению и не устанавливались (решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2017 по делу № СИП-776/2016, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

В рамках другого дела президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции, признавшего недействительным решение Роспатента, которым было удовлетворено возражение компании Штадлер Форм АГ и признана частично недействительной правовая охрана товарного знака «STAHLER» по свидетельству Российской Федерации № 481000 в связи с нарушением положений пунктов 6, 8 статьи 1483 ГК РФ.

Отменяя решение Роспатента, суд первой инстанции исходил из того, что словесный товарный знак «STAHLER» является продолжением серии товарных знаков компании Ваказим Пропертиз Лимитед, куда входят иные товарные знаки со словесным элементом «STAHLER».

Отменяя решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции отметил: в решении суда нет ссылок на нормы закона, исходя из которых суд пришел к выводу о том, что «старшие» товарные знаки компании Ваказим Пропертиз Лимитед предоставляют преимущества ее «младшему» товарному знаку при наличии противопоставленного фирменного наименования; к рассматриваемому спору о признании незаконным решения Роспатента факт наличия у компании Ваказим Пропертиз Лимитед иных товарных знаков отношения не имеет (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу № СИП-168/2013).

Н.А. Радченко выражает согласие и с тезисом 1.7, и с изложением в нем обзором дела, однако полагает целесообразным дополнить обоснование приведенного тезиса ссылками на положение о независимости охраны различных средств индивидуализации (пункт 2 статьи 1476 и пункт 2 статьи 1541 ГК РФ).

В.В. Орловой представляется, что приведенное в качестве примера дело № СИП-776/2016 не имеет отношения к тезису 1.7, поскольку по существу вопрос о коммерческом обозначении, право на которое предположительно возникло ранее права на фирменное наименование, ни Роспатентом, ни соответственно судом не исследовался. Вместе с тем исходя из содержания пункта 6 статьи 1252 ГК РФ в рассматриваемой ситуации мог быть сделан вывод иной, чем указано в тезисе 1.7.

В отсутствие других примеров из судебной практики предлагается тезис 1.7 исключить из Проекта справки.

 

1.8. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ приобретение фирменным наименованием различительной способности не устанавливается

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу № СИП-40/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.09.2016 № 300-ЭС16-11058 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Ю.Т. Гульбин поддерживает данный тезис, так как диспозиция пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не содержит требования устанавливать различительную способность фирменного наименования.

1.9. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, правового значения не имеет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2016 по делу № СИП-562/2015, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

По мнению А.П. Сергеева, тезис 1.9 является спорным: с формальной точки зрения он является правильным, однако не соответствует духу и смыслу закона, так как в данном случае средства индивидуализации – фирменное наименование и товарный знак – между собой не конкурируют и никого не вводят в заблуждение.

Ю.Т. Гульбин поддерживает предложенный тезис, поскольку на территории Российской Федерации единое экономическое пространство. Данное положение вытекает из статьи 8 Конституции Российской Федерации: «В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности».

 

Раздел 2
КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

1) установление наличия или отсутствия у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения – товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения.

Д.В. Мурзин предлагает перечень обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, дополнить пунктом: «5) наличие или отсутствие предприятия как зарегистрированного объекта недвижимости (статья 132 ГК РФ)».

Это дополнение важно само по себе, поскольку отражает специфику коммерческого обозначения. Кроме того, об исследовании вопроса о наличии предприятия упоминается в тезисе 2.2.

Ю.Т. Гульбин также предлагает дополнить круг обстоятельств, подлежащих установлению следующим: обладают ли отдельные элементы коммерческого обозначения индивидуализирующим качеством. При этом он отмечает, что нормы об индивидуализирующем качестве отдельных элементов фирменного наименования нет в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ, есть лишь запрет тождества или сходства до степени смешения отдельным элементам коммерческого обозначения.

Н.А. Радченко предлагает в пункте 4 преамбулы вместо слов «видов деятельности» указать «товаров и услуг, относящихся к сфере деятельности».

 

2.1. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо подтверждение возникновения исключительного права на коммерческое обозначение

Индивидуальный предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 518253 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Заявленные требования мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку третье лицо, обращаясь в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, не доказало возникновение у него исключительного права на сходное коммерческое обозначение до даты приоритета этого товарного знака.

Признавая недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, Роспатент исходил из того, что совокупность документов, представленных третьим лицом при обращении в Роспатент с возражением, подтверждает, что в период ранее даты приоритета товарного знака у третьего лица возникло исключительное право на коммерческое обозначение «ЕВРОПЕЕЦ» ввиду его использования для индивидуализации принадлежащих ему торговых предприятий (магазинов автозапчастей и иных автомобильных товаров), ставших известными в пределах определенной территории (г. Пермь) в результате указания этого коммерческого обозначения.

Оценив документы, представленные третьим лицом в Роспатент при подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, Суд по интеллектуальным правам указал, что они не подтверждают приобретение известности обозначением «ЕВРОПЕЕЦ» до даты приоритета товарного знака заявителя, а значит, и возникновение исключительного права на это обозначение применительно к положениям статьи 1539 ГК РФ, в связи с чем решение Роспатента отменил.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории.

Однако таких документов третьим лицом ни в Роспатент, ни в суд представлено не было.

Принимая во внимание то, что представленные в Роспатент документы не подтверждают длительность и интенсивность использования обозначения «ЕВРОПЕЕЦ», необходимые для приобретения этим обозначением известности и признания его коммерческим обозначением в смысле положений статьи 1539 ГК РФ, суд пришел к выводу о том, что у Роспатента не имелось правовых оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ (решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2017 по делу № СИП-81/2017, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2017 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

Н.А. Радченко считает, что требование подтверждения факта приобретения известности обозначением, в частности, «ЕВРОПЕЕЦ» или «СПР», а также длительности и интенсивности (объемов) использования коммерческого обозначения для признания исключительного права не основано на нормах статьи 1539 ГК РФ.

В статье 1539 ГК РФ как об основании возникновения права на коммерческое обозначение говорится не об известности коммерческого обозначения, а об известности в пределах определенной территории его употребления правообладателем с целью индивидуализации предприятия.

Для доказательства наличия права на коммерческое обозначение лицу достаточно показать, что соответствующее обозначение открыто (публично) применялось им для индивидуализации своего предприятия (к примеру, на предприятии была помещена соответствующая вывеска). Доказывать же, что в результате такого использования обозначение стало известным и тем более подтверждать интенсивность и длительность его использования правообладатель не обязан. Датой возникновения права на коммерческое обозначение является дата начала открытого (публичного) использования правообладателем того обозначения на определенной территории для индивидуализации своего предприятия, а не дата приобретения этим обозначением известности. В противном случае момент возникновения исключительного права является неопределенным.

В связи с этим представляется необходимым исключить из Проекта справки тезисы 2.1 и 2.2 и дополнительно исследовать используемые при разрешении данных споров подходы, исходя из содержания статьи 1539 ГК РФ.

А.П. Сергеев отмечает, что с предложенным решением можно согласиться. Очевидно, что приобретение коммерческим обозначением известности в пределах ограниченной территории (в данном случае – в рамках одного города) не может служить препятствием для регистрации тождественного или сходного до степени смешения обозначения в качестве товарного знака.

Однако здесь есть определенная особенность. Коммерческое обозначение обладает старшинством по отношению к товарному знаку, и по этой причине применение товарного знака на той территории, где коммерческое обозначение обладает известностью, будет нарушать права обладателя исключительного права на коммерческое обозначение.

Данный вывод вытекает из смысла закона, но не имеет в законе прямого подтверждения (например, в виде возможности исключения из территориальной сферы действия товарного знака определенной территории).

 

2.2. При недоказанности фактического использования обозначения и, следовательно, отсутствии возможности квалификации его как коммерческого обозначения прекращение правовой охраны товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ исключается

Решения Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2015 по делу № СИП-125/2015, от 14.05.2015 по делу № СИП-131/2015, в кассационном порядке указанные судебные акты не обжаловались.

Замечания или предложения по тезису 2.2 от ученых не поступили.

 

2.3. При недоказанности наличия у обозначения различительных признаков прекращение правовой охраны товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ исключается

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2014 по делу № СИП-202/2013.

Аналогичный вывод отражен в решении Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 по делу № СИП-581/2016 (в кассационном порядке не обжаловалось).

Н.А. Радченко, соглашаясь с тезисом 2.3, предлагает дополнить его после слов «различительных признаков» словами «, необходимых для признания его коммерческим обозначением,».

Проектом справки на обсуждение были поставлены также следующие вопросы:

1. Подлежат ли исследованию обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения в течение года до даты подачи возражения (с учетом положений пункта 2 статьи 1540 ГК РФ) с целью определения наличия или отсутствия у него исключительного права на противопоставленное коммерческое обозначение на дату подачи возражения (применительно к установлению его заинтересованности в подаче возражения на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса)?

По мнению Н.А. Радченко, в этом вопросе в действительности объединены два самостоятельных вопроса: 1) о наличии или отсутствии исключительного права на момент рассмотрения спора и 2) о заинтересованности лица, подавшего возражение.

При оспаривании правовой охраны товарного знака (пункт 2 статьи 1512 ГК РФ) необходимо доказать несоответствие знака требованиям законодательства (пункт 8 статьи 1483 Кодекса), действующего на дату подачи заявки. В связи с этим должно быть установлено наличие права на коммерческое обозначение на эту же дату.

Исходя из буквального прочтения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо устанавливать наличие права на коммерческое обозначение на дату подачи возражения (или на момент рассмотрения спора: в процессе рассмотрения возражения в Роспатенте или в суде) в связи с тем, что это право может прекратиться при его неиспользовании правообладателем непрерывно в течение года (пункт 2 статьи 1540 Кодекса).

Для целей установления заинтересованности лица в подаче возражения против товарного знака наличие права на коммерческое обозначение на дату подачи возражения, а также осуществление деятельности являются лишь одними из возможных доказательств.

В.В. Орлова отмечает, что исследованию подлежит совокупность обстоятельств – наличие исключительного права на коммерческое обозначение на дату подачи заявки на спорный товарный знак, наличие этого права на дату подачи возражения, иные обстоятельства, обусловившие подачу возражения. Например, правообладатель коммерческого обозначения подал на регистрацию заявку на товарный знак, воспроизводящий это коммерческое обозначение; к моменту проведения экспертизы, по результатам которой был выявлен спорный товарный знак, он перестал использовать коммерческое обозначение, которое до этого, допустим, использовалось на протяжении длительного периода времени. Вероятно, в такой ситуации должна быть исследована и добросовестность правообладателя товарного знака. Иными словами, отсутствие использования коммерческого обозначения в течение года, предшествующего подаче возражения, не может быть однозначным обстоятельством, указывающим на отсутствие заинтересованности или на невозможность признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

Ю.Т. Гульбин полагает, что без дополнительного ходатайства или иного процессуального акта обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения не подлежат исследованию. Иными словами, рассмотрение будет осуществлено по заявлению стороны в споре, аналогично применению срока исковой давности. Без такого специального заявление суд должен рассмотреть вопрос только в рамках заявленного иска (заявления), с учетом того, что для утраты исключительного права необходимо непрерывное неиспользование в течение года коммерческого обозначения, что может потребовать серьезного исследования. Таким образом, заявленный спор будет нивелирован вновь открытым по инициативе суда процессом по использованию или неиспользованию коммерческого обозначения.

Если впоследствии окажется, что исключительное право отсутствовало, то возможно возбуждение заинтересованным лицом процесса по вновь открывшимся обстоятельствам.

Д.В. Мурзин считает, что в отношении исключительного права на коммерческое обозначение должна существовать презумпция наличия этого права у лица, которое обращается в суд с требованием о защите права. Эта презумпция может быть опровергнута обстоятельствами, которые вошли в материалы дела. Поскольку наличие презумпции не связано с распределением бремени доказывания, нецелесообразно возлагать опровержение презумпции на другую сторону процесса.

Е.А. Войниканис отмечает, что с учетом положений пункта 2 статьи 1540 ГК РФ целесообразно исследовать обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения в течение года до даты подачи возражения.

А.П. Сергеев также полагает, что обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения в течение года до даты подачи возражения с целью установления наличия или отсутствия у него исключительного права на противопоставленное коммерческое обозначение на дату подачи возражения подлежат исследованию.

 

2. Подлежат ли исследованию обстоятельства предоставления некоммерческой организации ее учредительными документами права на осуществление приносящей доход деятельности применительно к установлению факта наличия или отсутствия у нее права на коммерческое обозначение (с учетом положений пункта 1 статьи 1538 ГК РФ)?

По мнению Н.А. Радченко, формулировка вопроса представляется не вполне корректной, так как исследоваться должны не обстоятельства предоставления некоммерческой организации права на осуществление приносящей доход деятельности, а наличие у некоммерческой организации зафиксированного в ее уставных документах права на осуществление предпринимательской деятельности. Такое исследование должно проводиться судом только при наличии возражений со стороны лиц, участвующих в рассмотрении спора, в отношении наличия у некоммерческой организации такого права.

Ю.Т. Гульбин считает, что данные обстоятельства подлежат исследованию. Это вытекает из диспозиции пункта 1 статьи 1538 ГК РФ, которая гласит: «юридические лица… (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено … их учредительными документами), … могут использовать для индивидуализации … коммерческие обозначения…».

Д.В. Мурзин поддерживает данную позицию, ссылаясь на пункт 1 статьи 1538 ГК РФ, в соответствии с которым некоммерческие организации признаются субъектами права на коммерческое обозначение только при соблюдении особых условий (так, право на осуществление предпринимательской деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами).

При буквальном прочтении пункта 1 статьи 1538 ГК РФ ни одна некоммерческая организация не имеет права на коммерческое обозначение, поскольку ни одна из них не осуществляет предпринимательскую деятельность, занимаясь только деятельностью, приносящей доход. Судебная практика, указав на необходимость наличия права на осуществление приносящей доход деятельности, могла бы тем самым внести определенность в вопрос о том, равны ли понятия «предпринимательская деятельность» и «деятельность, приносящая доход».

А.П. Сергеев также соглашается с тем, что обстоятельства предоставления некоммерческой организации ее учредительными документами права на осуществление приносящей доход деятельности подлежат исследованию.

Отвечая на поставленный вопрос, В.В. Орлова также исходит из содержания пункта 1 статьи 1538 ГК РФ. Как правило, указание на возможность осуществления приносящей доход деятельности такими организациями содержится в их учредительных документах, например в уставе.

Возможно, что при оспаривании факта наличия исключительного права на коммерческое обозначение будет оспариваться и правомерность осуществления некоммерческой организацией деятельности, приносящей доход (предпринимательской деятельности). Вероятно, в этой ситуации у суда может возникнуть необходимость исследовать этот вопрос, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что подлежат исследованию «обстоятельства предоставления … права».

Е.А. Войниканис также обращает внимание на необходимость установления указанных обстоятельств. В данном случае необходимо учитывать не только пункт 1 статьи 1538 ГК РФ, но также положения Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с пунктом 2 статьи 24 которого некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах.

Председатель суда Л.А. Новоселова