Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 14 января 2016 года № СП-23/1

Дело № А08-8802/2013 (№ СО 1-1239/2014)

В случае установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Заявленные требования: о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 386368.

Суть дела: общество «Новые Технологии» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к обществу «Белгородский хладокомбинат» о запрете использования обозначения «Афродита» для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «АФРОДИТА» по свидетельству Российской Федерации № 386368, и взыскании компенсации в размере 2 489 693 рублей 76 копеек за нарушение исключительных прав на этот товарный знак при реализации товаров по конкретным товарно-транспортным накладным.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 06.05.2014, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано. При этом суды пришли к выводу, что используемое ответчиком обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком «АФРОДИТА», отсутствует угроза их смешения в гражданском обороте.

Кроме того, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о злоупотреблении обществом «Новые Технологии» своим правом, поскольку с  даты регистрации названного товарного знака (30.04.1998) - на протяжении более 15 лет - оно никогда не производило и не вводило в гражданский оборот мороженое.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Суд по интеллектуальным правам указал, что само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Предъявление иска о защите исключительных прав также не свидетельствует о злоупотреблении правом. Исходя из этого в целях установления факта злоупотребления истцом своим правом суду следовало выяснить цель регистрации товарного знака, наличие реального намерения его использовать, а также причины неиспользования. В части выводов нижестоящих судов об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений Суд по интеллектуальным правам отметил, что эти выводы сделаны без применения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32, и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197. В постановлении от 23.12.2014 отмечено, что, установив факт использования ответчиком комбинированного обозначения и указав на отсутствие семантического, фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений, суды не изложили мотивы, по которым они пришли к данному выводу. Судами не учтено, что словесный элемент «Афродита» в комбинированном обозначении, которое использует ответчик, занимает центральное положение на этикетке, выполнен крупным шрифтом в кириллице.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 постановление Суда по интеллектуальным правам от  23.12.2014 отменено, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлено в силе.

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о том, что Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении спора были допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые повлияли на исход дела, и указал, что, признавая судебные акты судов первой и апелляционной инстанций незаконными и направляя дело на новое рассмотрение с целью новой оценки факта неиспользования товарного знака, причин его неиспользования, а также проверки факта злоупотребления истцом своим правом, суд кассационной инстанции не учел следующее.

Суд первой инстанции при проверке довода истца о наличии сходства до степени смешения его товарного знака и обозначения ответчика установил, что последним при осуществлении деятельности по производству и реализации мороженого использовалась упаковка с комбинированным обозначением, содержащим словесные элементы: «Афродита», «мороженое», «двухслойное ванильное», «с ароматом банана», «с банановым джемом», а также изобразительные элементы в виде женского образа богини красоты, любви и плодородия Афродиты.

На упаковке также имелся зарегистрированный за обществом «Белгородский хладокомбинат» в качестве товарного знака логотип в виде комбинированного обозначения, графическая часть которого состоит из стилизованного изображения бегущей оранжево-белой коровы с черными солнцезащитными очками на глазах, а словесная часть обозначения представлена в виде надписи «Бодрая Корова» и размещена под изображением коровы в две строки, каждая из которых начинается с заглавной буквы.

Верховный Суд Российской Федерации установил, что суд первой инстанции, сравнив товарный знак истца и обозначение ответчика, пришел к обоснованному выводу о том, что в рассматриваемом случае отсутствует фонетическое, семантическое и графическое сходство товарного знака истца и обозначения на выпускаемой ответчиком продукции, в связи с чем не установлена угроза смешения обозначения на продукции ответчика с товарным знаком истца, и отказал в удовлетворении заявленных требований.

Поскольку критерий наличия сходства сравниваемых обозначений до степени смешения является императивным элементом состава нарушения права владельца товарного знака при его использовании и в данном случае этот критерий не был подтвержден, Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении требований истца. Направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, нарушает как указанные нормы процессуального права, так и права ответчика, вынужденного повторно доказывать факты, установленные судами двух инстанций в ординарном процессе.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что общество «Новые Технологии» с даты регистрации спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 386368 (30.04.1998) и до времени рассмотрения настоящего спора не являлось ни производителем мороженого, ни лицом, осуществляющим его оборот.

Между тем товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), если, исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Верховный Суд Российской Федерации определил, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о том, что, проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о подтверждении факта неиспользования спорного товарного знака обществом «Новые Технологии» с даты регистрации и до вынесения решения, а также факта того, что это общество никогда не являлось ни производителем мороженого, ни лицом, осуществляющим его оборот.

Кроме того, определением Суда по интеллектуальным правам от  15.09.2014 по делу №СИП-496/2013 по заявлению общества «Белгородский хладокомбинат» к обществу «Новые Технологии» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АФРОДИТА» по свидетельству Российской Федерации №386368 вследствие его неиспользования производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения между названными лицами, согласно условиям которого общество «Новые Технологии» признает факт неиспользования товарного знака «АФРОДИТА» по свидетельству Российской Федерации № 386368 в части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно: мороженое, пищевой лед, связующие вещества для мороженого, смеси сухие для мороженого, мороженое фруктовое, и обязуется осуществить прекращение правовой охраны этого товарного знака в отношении указанных товаров в уполномоченном регистрирующем органе в срок до 01.11.2014, а общество «Белгородский хладокомбинат» в свою очередь отказалось от остальной части заявленных по названному делу требований.

С учетом установленных обстоятельств Верховный Суд Российской Федерации определил, что действия общества «Новые Технологии» свидетельствуют о злоупотреблении правом, поэтому арбитражные суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали правообладателю в судебной защите.

Результат рассмотрения: определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС-2555 по делу № А08-8802/2013 постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 отменено, решение Арбитражного суда Белгородской области от 06.05.2014 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от  22.08.2014 оставлены в силе.

Дело № СИП-670/2014 (№ С01-1422/2014)

При сравнении тождественности комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным.

Заявленные требования: о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.04.2014 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 281426.

Суть дела: общество «Дельта» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Роспатента от  16.04.2014, которым отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны названному товарному знаку.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 решение Роспатента от 16.04.2014, которым отказано в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 281426, признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон о товарных знаках); суд обязал Роспатент восстановить нарушенные права общества «Дельта» путем повторного рассмотрения его возражения от 25.07.2013 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

При этом суд первой инстанции установил, что оспоренным решением Роспатента затрагиваются права и законные интересы общества «Дельта». Выводы Роспатента о том, что противопоставленные словесные обозначения «ДЕЛЬТА» и «ДЕЛЬТА-НЕФТЬ» не являются в целом сходными за счет наличия дополнительных словесных элементов, поскольку, несмотря на то, что словесный элемент «НЕФТЬ» не является объектом самостоятельной охраны, его присутствие в товарном знаке привносит в него дополнительную различительную способность, признаны носящими предположительный и ничем не подтвержденный характер. В  связи с этим суд первой инстанции признал, что правовая охрана товарному знаку была предоставлена с нарушением пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Установив, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 281426 была предоставлена с нарушением требований закона, с целью восстановления прав и законных интересов подателя возражения - общества «Дельта» суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение этого общества от 25.07.2013 против предоставления правовой охраны названному товарному знаку.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от  20.04.2015 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявления общества «Дельта» отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом полученных в результате судебных запросов разъяснений ученых и специалистов в порядке, установленном статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что сравниваемые обозначения тождественными не являются, поскольку обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Между тем в оспариваемом товарном знаке присутствуют иные элементы, в том числе словесный элемент «НЕФТЬ», графические элементы, которые отсутствуют в фирменном наименовании общества «Дельта». Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что учету при рассмотрении спора подлежало лишь тождество конкурирующих средств индивидуализации, а не сходство их до степени смешения, как посчитал суд первой инстанции.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 №  306-ЭС15-8916 постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 отменено, решение Суда по интеллектуальным правам от  29.10.2014 оставлено в силе.

Верховный Суд Российской Федерации признал выводы президиума Суда по интеллектуальным правам о том, что противопоставленные словесные обозначения «ДЕЛЬТА» и «ДЕЛЬТА-НЕФТЬ» не являются тождественными за счет наличия дополнительных словесных элементов, существенным нарушением норм материального права, которое повлияло на исход дела.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Закон о товарных знаках не делает различий между отдельными видами товарных знаков (словесными, изобразительными или комбинированными), поэтому основания для отказа в регистрации товарного знака должны применяться к товарным знакам всех видов с учетом особенностей вида товарного знака.

При сравнении тождественности комбинированного товарного знака с фирменным наименованием не может учитываться изобразительная часть комбинированного товарного знака, поскольку фирменное наименование всегда является только словесным.

Верховный Суд Российской Федерации отметил, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что поскольку словесный элемент «НЕФТЬ» товарного знака общества «Агронефтепродукт» по свидетельству Российской Федерации № 281426 не является объектом самостоятельной охраны, а его присутствие в товарном знаке привносит в него дополнительную различительную способность, носит предположительный и ничем не подтвержденный характер.

Исходя из содержания пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках неохраняемый элемент не должен занимать доминирующего положения и, как в данном случае, неохраняемый элемент «НЕФТЬ» указывает на вид товара.

Пунктом 4.2.4.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от  31.12.2009 № 197, определено, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что судом первой инстанции верно установлено, что охраняемый словесный элемент «ДЕЛЬТА» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования общества «Дельта» в силу фонетического вхождения названного словесного элемента в отличительную часть фирменного наименования. В оспариваемом комбинированном товарном знаке доминирующее положение также занимает словесный элемент «ДЕЛЬТА». Данные элементы семантически и фонетически тождественны. Неохраняемый элемент «НЕФТЬ» не обладает признаком охранноспособности, указывает на вид товаров и услуг, его использование другими лицами в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав. Графические элементы спорного товарного знака также подлежат исключению из сравнения, поскольку фирменное наименование всегда состоит только из словесных элементов.

Результат рассмотрения: определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 № 300-ЭС15-8916 по делу № СИП-670/2014 постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 отменено, решение Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 оставлено в силе.

Дело № А67-4453/2014 (№ С01-215/2015)

Размещение обозначения, сходного с товарным знаком правообладателя на интернет-сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя в силу пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции). Продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

Заявленные требования: о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области (далее - антимонопольный орган) от 17.04.2014 в части признания действий общества «Легион» нарушающими пункт 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Суть дела: общество «Легион» обратилось в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании недействительным решения антимонопольного органа о признании недействительным решения от 17.04.2014 по делу № 06-10/142-13 в части признания в действиях общества «Легион», выразившихся во введении в  оборот товара на сайте http://rele.tomsk.ru, нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Решением Арбитражного суда Томской области от 15.10.2014 в  удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от  18.12.2014 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявления общества «Легион», пришли к выводу о доказанности факта недобросовестной конкуренции со стороны общества «Легион» в действиях по предложению к продаже на интернет-сайте электротехнических приборов с нанесенным на них товарным знаком общества «СибСпецПроект» без его разрешения. Судами отмечено, что общество «Легион» и общество «СибСпецПроект» являются конкурентами, поскольку совпадают рынки и виды их деятельности, в связи с чем потребители могут быть введены в заблуждение. Кроме того, суды указали о недоказанности того, что на сайте в 2013 году размещалась продукция, изготовленная на основании договора от  02.06.2008 на изготовление электротехнических приборов, поскольку после 2011 года продукция общества «Дион» не маркировалась товарным знаком общества «СибСпецПроект».

Суд по интеллектуальным правам, отменяя решение Арбитражного суда Томской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда, указал на то, что законодателем перечислены конкретные действия (юридические факты), при совершении которых лицо может быть признано допустившим факт недобросовестной конкуренции. Указанные действия, как то продажа, обмен или иное введение в оборот товара, являются элементами объективной стороны правонарушения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Суд по интеллектуальным правам, применяя пункт 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, а также пункт 2 статьи 1484 ГК РФ, пришел к  выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления общества «Легион», поскольку доказательства того, что обществом «Легион» совершались действия, связанные с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, маркированного товарным знаком общества «СибСпецПроект», отсутствуют. Отсутствие товара в фактическом ассортименте общества «Легион» и размещение им на принадлежащем ему сайте фотографий продукции, изготовленной обществом «СибСпецПроект» с соответствующей маркировкой, с предложением о продаже не является введением товара в гражданский оборот и не входит в  объективную сторону правонарушения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Кроме того, Судом по интеллектуальным правам отмечено, что без учета положений статьи 1487 ГК РФ, на которые ссылалось общество «Легион», у судов не имелось оснований квалифицировать действия этого общества как недобросовестную конкуренцию по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

В кассационных жалобах, направленных в Верховный Суд Российской Федерации, общество «СибСпецПроект» и антимонопольный орган, не соглашаясь с выводами Суда по интеллектуальным правам, указали на то, что предложение о продаже товаров, в том числе посредством рекламы, размещения информации в сети «Интернет», является одним из способов введения товара в гражданский оборот, что прямо следует из положений статьи 1484 ГК РФ.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 № 304-КГ 15-8874 по делу № А67-4453/2014 постановление Суда по  интеллектуальным правам от 16.04.2015 отменено, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены в силе.

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о том, что Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении спора были допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые повлияли на исход дела.

Из смысла подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. При этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим.

Из смысла подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках. При этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 437 ГК РФ реклама и иные предложения неопределенному кругу лиц рассматриваются как приглашения делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.

Верховный Суд Российской Федерации отметил, что выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что в отсутствие разрешения на использование принадлежащего обществу «СибСпецПроект» товарного знака общество «Легион» не имело права в предложении о продаже электроприборов указывать зарегистрированный за иным лицом товарный знак, являются обоснованными и правомерными. Размещение обозначения, сходного с товарным знаком общества «СибСпецПроект» на интернет-сайте является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя в силу пункта 4 части 1 статьи 14 Закона о  защите конкуренции. Продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

Выводы Суда по интеллектуальным правам о недоказанности совершения обществом «Легион» действий, связанных с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, а также об исчерпании исключительного права общества «СибСпецПроект» выходят за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что Суд по  интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, отвергнув обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и приняв новое решение на основании иной оценки представленных доказательств, вышел за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Результат рассмотрения: определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 № 304-КГ15-8874 по делу № А67-4453/2014 постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2015 отменено, решение Арбитражного суда Томской области от 15.10.2014 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2014 оставлены в силе.